侵害台灣專利權物品在外國經組裝為產品的一部份後，將該產品輸入台灣。權利人得否在台灣主張該進口行為，與/或後續於銷售通路中的販賣行為侵害其專利權? 2010-05-25

問題：侵害台灣專利權物品在外國經組裝為產品的一部份後，將該產品輸入台灣。權利人得否在台灣主張該進口行為，與/或後續於銷售通路中的販賣行為侵害其專利權?

回覆：

上開情形，權利人得主張專利權已被侵害，說明如下。

一、法律規定

依專利法第56條規定，物品權利人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

發明權利人發現侵權事實時，得依同法第84條第1項規定請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；依同條第2項規定，對於侵害專利權之物品，並得請求銷毀或其他必要處置。新型專利權受侵害時，則依同法第108 條準用第84條實施權利。

另請求損害賠償時，仍以侵害行為人有故意過失為前提，且依專利法第79條規定，除非侵權人明知或可得而知其為專利物品，否則專利物品需標示專利證書號數，方能請求損害賠償。

二、主張專利權被侵害之成功案例

(一)   使用侵害專利權物品作為產品零件，屬侵害專利權行為

物品經鑑定落入專利申請專利範圍，即屬侵害專利權物品，至於該物品為單一產品，或為其他產品之一部分，則非所問。例如板橋地方法院93年重智字第4號一案中，原告為中華民國第148732號新型專利「變速箱與馬達連結結構」之權利人。經鑑定，被告所產製的電動代步車所使用的「變速箱與馬達」，落入該號專利之申請專利範圍，被告亦知悉原告產品受專利權保護，法院遂判決原告得向被告請求損害賠償金，與禁止被告製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告上述專利權之物品。

(二)   未經權利人同意，為販賣或販賣要約之目的進口專利權物品，屬侵害專利權行為

1.          進口專利權物品需經權利人同意

專利保護採屬地主義，以販賣或販賣要約之目的進口專利權物品到我國，需經我國權利人同意。例如於士林地方法院92年智字第6號一案中，原告為中華民國第117663號新型專利「冷光片驅動電路結構」之權利人，被告進口之SP4425積體電路，經鑑定其「電路結構」落入該號專利之申請專利範圍。被告抗辯該積體電路有取得訴外人A公司之美國專利授權，為經授權製造販賣，但因專利保護採屬地主義，我國權利人在我國專有排除他人實施其專利權之權，該抗辯遂不為法院所採。該案後經法院判決原告得向被告請求損害賠償金，至於原告請求排除侵害部份，因原告不能證明起訴時，被告仍有製造或銷售該型積體電路，遂未被准許。

2.          販賣與為販賣要約之解釋

專利法上「販賣之要約」，則指行為人明確表示其販賣意思者，例如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等(智慧財產法院97年民專訴字第66號)。另依我國民法規定，買賣契約為諾成契約，一經當事人就標的物及其價金互相同意，買賣契約即為成立。

於智慧財產法院97年民專訴字第3號一案中，原告為中華民國第M302031號新型專利「顯微鏡的物鏡裝置」之權利人。被告為於台灣行銷「USB Digital Microscope 數位顯微鏡」，待收到訂單後，委託中國工廠製造，再由被告進口台灣販售。基於上情，原告主張被告未經其同意在我國為販賣要約、販賣、使用與基於上述目的進口專利權物品。法院審理後，認為：

(1)   販賣要約部份：本案中，被告於台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）以登載於型錄與實品展示方式推廣系爭產品，屬販賣之要約。

(2)   販賣部分：被告於台灣接受客戶訂單時，已就買賣之標的物及價金達成合意，買賣行為即已成立，屬專利法所規定之「販賣」。

該案後經法院判決原告得向被告請求損害賠償金，與被告不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告專利權之物品。

(三)   於我國為販賣之要約、或販賣侵權物品是侵害專利權行為

如上述第二、(二)、2點，智慧財產法院97年民專訴字第3號之事實，在我國為販賣之要約或販賣侵權物品是侵害專利權行為。另要特別說明的是，經銷商於銷售通路中販賣侵權物品，其販售行為仍屬侵害專利權。例如，於高雄地方法院96年智字第5號一案中，原告擁有中華民國第130715號新型專利「氣動止擋裝置」，被告A製造侵害該專利權之「鐵捲門保護裝置」，轉售予被告B，被告B再轉售予其他訴外廠商。經鑑定被告所產銷之「鐵捲門保護裝置」落入原告專利申請範圍內，並且被告均係故意不法侵害原告之系爭新型專利權，法院遂依原告所請，判決被告應給付損害賠償金予原告。

三、主張權利時應注意事項

(一)   未於專利權物品或包裝上標示專利證書號數可能不能請求損害賠償

依專利法第79條規定，除非侵權人明知或可得而知其為專利物品，否則專利物品需標示專利證書號數，方能請求損害賠償。標示專利證書號數，需注意標示須明確，與能證明侵害行為發生時，專利物品或其包裝已有標示。上述第二、(一)點引述之板橋地方法院93年重智字第4號一案中，原告僅標示「警告有專利權」、「警告請勿仿冒日本臺灣……有專利權與有專利權申請中」及「警告請勿仿冒有專利權與專利權申請中」，法院認定原告並未於專利物品上標示專利證書號數，但因被告知悉原告產品為專利物品，被告仍需負擔損害賠償責任。於智慧財產法院98年度民專上易字第18號一案中，被上訴人所販售物品「頭戴式燈光放大鏡」被訴侵害上訴人之中華民國第182254號新型專利「頭戴式放大鏡之頭戴結構改良」與第068722號新式樣專利「頭戴式放大鏡」。上訴人產品並未印有專利證書號數，上訴人雖於訴訟中提出印有專利證書號數之包裝盒，但不能證明該包裝盒為於上訴人主張被告侵權期間內所製造，遂不為法院所採。該案中，上訴人因未於專利物品標示專利證書號數，也不能證明被上訴人知悉上訴人產品有專利權，損害賠償之請求未被准許。

(二)   要能提出侵權證據

依我國民事訴訟法規定，原告對起訴事實負舉證責任。於高等法院96年度智上字第24號一案中，上訴人主張被上訴人代理、販售之記憶體散熱構件組所附的「彈性夾具」，侵害其所有之中華民國新型專利第193238號「夾固式之記憶體散熱構件組」。雖然製造商A公司在他國販售之同型產品均有涉嫌侵權的彈性夾具，但上訴人始終未能提出被上訴人在台灣販售之產品有彈性夾具的證據。法院遂認定被上訴人並未侵害上訴人之專利。

(三)   請求損害賠償，要能證明侵權人係故意或過失侵害權利人之專利權

在我國主張侵害專利權損害賠償，權利人必須證明侵權人對侵害行為有故意或過失（最高法院93年度台上字第2292號）。於上述第三、(一)點所引述之智慧財產法院98年度民專上易字第18號一案中，被上訴人主張其僅為自上游盤商批貨銷售之零售商，並未製造侵權物品，不知所販售物品「頭戴式燈光放大鏡」侵害原告新型專利。因上訴人未於專利物品標示專利證書號數，也無法證明被上訴人知悉所販售商品為侵權物品，損害賠償之請求未被准許。在請求侵害專利權損害賠償案件中，無法證明被告有故意過失，是對進口商/通路商求償失敗的常見原因，進口商/通路商通常會提出對於侵權技術欠缺專業知識，或其並未從事製造，難以知悉產品內部設計等理由，作為無故意過失之抗辯。相關案例還可參考98年度民專上易字第18號、台北地方法院93年智字第87號、96年智字55號等案。

(四)   排除侵害，不需證明侵權人有故意過失

排除及防止侵害，並不以行為人有侵害專利權之故意或過失為要件，只要有侵害專利權之事實存在即可行使。於台南地方法院92智字第28號一案中，原告為中華民國第142007號發明專利「射製複色或複料之裝置」之權利人，其主張被告製造「立式射出雙色圓盤交替射出成型機」侵害其專利權。因原告並未在發明專利物品上標示專利證書號數，也不能證明被告明知或可得而知原告產製之「射出成型機」為專利物品，原告損害賠償之請求遂未被准許，但因被告製造之射出成型機經鑑定落入原告專利申請範圍，該部分法院即判決被告不得自己或使第三人製造、販賣侵害原告專利權之機器。

(五)   侵權人可能會提出權利耗盡之抗辯

權利耗盡規定於專利法第57條第1項第6款，依該條規定「發明專利權之效力，不及專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」(新型專利依108條準用本條規定)。因此，專利權人所製造，或經其同意製造專利物品，第一次於我國境內或境外銷售後，專利權人即不得禁止他人將該專利物品進口我國、或在我國販賣、使用。應注意該條文之同意不包括和解。臺灣士林地方法院94年度智字第27號一案中，原告係中華民國第586714號新型專利「帳號自動產生裝置及其列印機」之權利人，被告委託訴外人A公司生產「無線網路帳務系統印表機Ticket Printer(型號：DSA-3100P)」與「無線網路安全閘道器public/private Hotspot Gateway(型號：DSA-3100)」，在我國將之組合販賣，遭原告主張侵害其專利權。被告提出之ㄧ抗辯理由為A公司已經就生產上述侵權產品一事與原告和解，實已追認A公司之前銷售侵權產品予被告之合法性，因此被告抗辯依專利權耗盡原則，原告不得向被告請求損害賠償。法院認為權利耗盡原則之適用前提為合法取得授權，A公司僅是就侵害專利權一事與原告和解，並非取得系爭專利之授權，其生產專利物品行為仍未獲得原告同意，故無權利耗盡原則之適用。該案後經法院判決原告得向被告請求損害賠償。

綜上，一產品雖僅有部分零件屬侵權物品，但將基於販賣或為販賣要約目的，將該產品輸入台灣，或販賣該產品，仍屬侵害權利人之專利權。權利人於主張權利時，應確認專利權物品是否已明確標示專利證書號碼，注意證據保全，於請求損害賠償時，則以侵權人對侵權事實有故意過失為前提。

　
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貴社2010年5月18日來函敬悉。

來函所詢事項，回覆如下。

一、對於該製造業者在日本國境內製造行為，無法直接依我國核准之專利權對其主張權利

專利權，因受到屬地原則的限制，其效力僅及於核准國領域內行為。亦即我國核准專利之專利權人僅得限制他人在我國境內製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口專利物品之行為，對在我國境外發生之上述行為，無法依我國專利權加以主張。

貴公司來函說明該製造業者是在日本國境內製造貴公司在我國享有專利權之物品，交由組裝業者組裝為攜帶電話後，出口至我國，依上述解釋可知，並無法直接對該製造業者在日本國國境內之製造行為，在我國依我國專利權對之主張權利。

倘貴公司在我國對該製造業者提起侵害專利權之訴，縱其來我國應訴，其亦會以被控侵害專利權行為並非發生在我國境內，作為不侵權之抗辯。

二、對於該製造業者在日本國境內製造行為，在特定條件下，可能得以「共同侵權行為」主張權利

目前我國專利法並無「間接侵權」之明文規定，但民法第185條第1項規定「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任」，同條第2項規定「造意人及幫助人，視為共同行為人」，故透過民法，在我國仍得對間接侵權行為主張權利。但要以共同侵害專利權為由，對該製造業者主張權利，需注意以下事項：

(一) 需在我國有發生直接侵權行為

適用民法185條之前提為在我國境內有直接侵權行為存在，共同行為人才需負擔連帶賠償責任。因此在訴訟中，即需先確認直接侵權行為，例如「進口」或「販賣」行為的存在。

(二) 該製造業者直接參與或介入該直接侵權行為

因專利權受到屬地原則限制，除非在日本國境內製造之行為，可被認定為直接參與或介入在我國境內製造、使用、販賣、為販賣之要約或為上述目的進口行為，否則該行為不會被認為有侵害台灣專利權。智慧財產法院97年民專上字第20號判決對於共同侵害專利權之認定，有以下說明：「依專利法第84條第1 項規定得請求賠償損害、排除及防止侵害，乃侵害發明專利權之直接行為人。我國專利法制中尚無有關「間接侵權責任」（對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任）之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任。」我國普通法院之實務見解對於成立共同侵權行為，原只要求各行為人之行為均為發生損害之共同原因即足，但智慧財產法院對於共同侵害專利權之成立要件，表示了較為嚴格的看法。

(三) 於所問情形中，因該攜帶電話是由組裝業者輸入我國，而非製造業者出口至我國，因此倘要排除該組裝業者，只欲對該製造業者在我國主張專利權，只有在該組裝業者非進口我國之人，亦非在我國販賣人，且最重要的是必須要能證明該製造業者與我國進口業者或販賣業者間有所聯繫，直接參與或介入在我國之侵權行為之條件下，始有主張「共同侵權行為」之餘地。

三、另基於以上說明可知，該製造業者之製造行為，僅可認為屬於直接侵權行為之幫助行為，不屬於前封信函二、(一)至(三)中所述之任一行為，於此一併說明。