「권리 불요구선언 심사기준」 수정 공표, 2023년 8월 1일부터 시행

대만 경제부 지혜재산국¹⁾은 2023년 5월 31일자로 상표의 「권리 불요구 선언의 심사기준」²⁾ 개정을 공표하고 2023년 8월 1일부터 시행한다고 공고했다.

권리 불요구 선언 제도는 오랜 세월에 걸쳐 시행되어 왔으나, 최근에 인터넷 판매등 새로운 형태의 비즈니스 모델이 생겨나고 상표의 표현형식이나 사용형태도 다양해져서 상표에 대해 「상표권 범위에 의문이 생길 우려」 여부 판단은 실무상 인정이 쉽지 않았고 2022년 9월 1일자 시행된 「상표 식별성 심사기준」의 수정에 대응하여 「권리 불요구 선언 심사기준」 수정안을 마련하였다. 금회 수정의 중점은 다음과 같다:

(1)　상표 도안에서의 식별성이 없는 부분에 대해 「상표권 범위에 의문이 생길 가능성」의 유무를 판단할 때 고려하는 요소를 명확히 규정하였다:

1. 도안에서 식별성이 없는 부분은 지정상품 또는 지정서비스에 관한 설명이지만 출원인이 창조하여 사용하고 있거나 사업자가 별로 사용하지 않는 문자의 조합으로 출원인이 해당 부분에 대하여 단독으로 권리를 주장할 수 있다고 오해할 가능성이 있고 상표 도안에서 해당 부분이 상표권을 취득하고 있는지 여부에 관하여 소비자나 경쟁 동업자에게 의문이 생기기 쉬운 때, 권리 불요구 선언을 하여야 한다.
2. 설명적 문자 및 보통명칭 이외의 기타 식별성이 없는 표장, 예를 들어 성씨, 표어, 숙어, 유행어 등의 기술적이지 않은 문자로써 사업자가 통상 즐겨 사용하거나 이에 대해 권리을 취득하고 싶어할 경우, 이들 표장에 식별성이 없다고 판단된 경우에는 출원인이 해당 부분에 대하여 권리를 주장할 수 있다고 생각하지 않도록 원칙적으로 권리 불요구 선언을 하여야 한다.
3. 둘 이상의 아라비아 숫자, 제품모델 번호, 기호 등으로써 식별성이 없다는 판단된 경우에는 원칙적으로 권리 불요구 선언을 하여야 한다. 다만 숫자가 나타내는 의미가 명확하고 (예를 들면 규격, 수량, 시간, 연대 등) 업계에서 관용되어 상표권의 범위에 의문이 생길 우려는 없다고 인정할 수 있는 때에는 이 요구 대상외가 된다
4. 식별성이 없는 부분이 도안 안에 표시되는 위치, 글씨체의 크기 또는 차지하는 비율이 출원인이 해당 부분에 대하여 상표권을 취득하고 싶은지의 판단에 영향을 줄 가능성이 있는 경우, 예를 들어 상표 도안에서의 식별성이 없는 부분에 대하여 디자인을 실시하거나, 유달리 확대하거나 두드러지게 하고 있기 때문에 해당 부분의 문자 또는 도형이 권리를 취득하고 있는지의 여부가 의심될 우려가 있는 때에는 권리 불요구 선언을 하여야 한다.

(2)　권리 불요구 선언을 할 필요가 없는 상황을 명확히 하였다:

1. 도안에서의 식별성이 없는 부분에 대하여 당국이 「권리 불요구 선언을 할 필요가 없는 예시사항」으로써 공고한 것은 상표권의 범위에 의문이 생길 우려가 없고 권리 불요구 선언을 할 필요가 없다.
2. 심사에서 식별성이 없는 부분이 이미 동업자 또는 대중이 지정상품 또는 지정서비스를 서술하는 데 통상 사용하고 있거나 상품 또는 서비스의 특성을 직접적으로 서술하고 있는 것으로, 상품 또는 서비스에 대한 간단한 설명으로 상표권자 및 동업자 모두 상표권의 범위에 관하여 의문이 생기지 않는다고 판단할 수 있는 해당 사실증거가 충분하다면 권리 불요구 선언을 할 필요가 없다.

(3)　숫자, 표어, 숙어, 유행어등 식별성이 없는 사항에 대한 권리 불요구 선언의 필요 여부 판단 원칙을 추가하여 사례를 들어 설명하였다. 특히 시장에서 흔히 볼 수 있고 관용되고 있는 기복 (祈福)이나 선전광고를 위한 용어 또는 숫자에 대해서는 상표권자가 그 용어 또는 숫자의 전용권을 취득하지 않은 것에 대하여 소비자 및 경쟁 동업자에게 의문이 생기지 않는다면 권리 불요구 선언을 할 필요가 없다.

(4)　회사명, 도메인명 또는 서술적 도안 등과 같은 상업상에 기재되는 순수한 정보에 관한 사항에 대해서는 상표의 일부분에 해당하지 않으며 상표 등록출원시 상표권 범위를 명확히 하기 위해 삭제해야 하며 구체적인 사례와 설명도 추가하였다. (2023.05)

역주:
1)    한국 특허청 상당
2)    중국어 원문 「聲明不專用審查基準」을 의역하였다.