대만Depo에 대한 독일Benz 디자인권 침해 소송, 2심에서 Depo에게 대만화폐 1812만여원을 배상하라고 판결

사법원의 보도자료에 따르면 대만 지혜재산 및 상사법원은 독일 Benz¹⁾와 Depo ²⁾ 사이의 디자인권 침해와 관련된 재산권 쟁의 등 민사사건에 대하여 2022년 7월 14일 판결을 내렸다고 한다. 판결주요내용, 사건의 사실 및 주된 판결내용은 다음과 같다.

하나. 판결주요내용

1. 원판결에 있어서 Depo 및 사(謝)³⁾씨에 대하여 연대하여 지불하도록 한 대만화폐1812만3278원을 넘는 부분 및 그에 관련된 이자 그리고 상기 부분의 가집행선언 및 소송비용의 재판을 모두 파기한다.

2. 상기 파기 부분에 대해서, Benz에 의한 제1심에서의 청구 및 가집행 선언 신청을 기각한다.

3. Depo 및 사(謝)씨의 기타 상소를 기각한다.

4. Benz의 이의 제기를 기각한다.

5. 1심, 2심 소송비용은 이를 3등분하고, 그 2/3는 Depo와 사(謝)씨의 연대부담으로 하고, 그 나머지를 Benz의 부담으로 한다.

6. 본 판결로 Depo, 사(謝)씨에 대해 판결한 연대 지불의 부분에 대해서, Benz는 Depo, 사(謝)씨에게 대만화폐 605만원을 담보를 세운 후에 가집행을 할 수 있다. 다만 Depo와 사(謝)씨가 Benz에 대해 대만화폐1812만3279원의 담보를 세운 뒤 가집행을 면할 수도 있다.

둘. 사건사실

1. Benz의 기소 주장: Benz의 대만 제D128047호 「차량의 헤드라이트」관련 디자인 특허 (이하 분쟁특허)의 특허권자이고, 해당특허의 유효기간은 2009년 3월 21일에서 2023년 4월 22일까지이다. Depo가 생산, 제조하는 자동차 헤드라이트(DEPO 제품번호 「440-1179MLD-EM」, 「440-1179MRD-EM」), 「340-1133L-AS」 및 「340-1133R-AS」제품, 이하 「분쟁제품」)이 Benz가 소유한 디자인 특허를 침해하고 있으며, 이에 따라 특허법 제142조에서 준용하는 동법 제96조, 제97조제1 항 제2호 및 동조 제2항, 민법 제184조 제1항 및 회사법 제23조 제2항 규정에 의해, Depo 및 그 공사 대표자의 사(謝)씨는 Benz에게 연대하여 대만화폐 6000만 원을 배상할 것을 청구하였다.

2. Depo의 변호 : 분쟁제품의 전체 외관과 분쟁특허의 외관에는 명백한 차이가 존재하며, 동일 또는 유사성을 구성하지 않고, 분쟁특허를 침해하지 않았다; 분쟁특허는 디자인권의 중복 등록 배제 규정을 위반하고 있다. 분쟁 특허의 도면이 완전히 공개되지 않고 그에 따라 시행될 수 없다. 분쟁특허는 신규성 상실의 예외(Grace Period에 해당하지 않고 신규성이 부족하다; 창작성도 부족하고 취소사유가 있기때문에 Benz는 Depo에게 권리를 행사할 수 없다. Benz의 분쟁특허와 관련된 권리 행사는 공평 교역법 제9조 제1호, 제4호, 제20조 제2호 및 제25조 규정을 위반하고 있으며, 민법 제148조의 권리 남용도 구성하고 있다. Benz는 2014년 10월 시점에 이미 Depo에게 권리침해 사실을 통지하였지만 2017년 3월에야 비로소 본건 소송을 제기했기 때문에 (청구권자가 침해를 지문한 후) 2 연간 손해배상 청구권은 제소 전에 이미 소멸되었다. Depo는 손해배상금액과 관련 금형제작의 비용 및 경비를 공제하도록 주장할 수 있으며 원판결에서 비용경비를 공제하지 않은 것은 부당하다. 또한 Depo는 이미 우회설계를 하고 있으며 고의로 권리를 침해하지 않았기에 원판결이 고의의 권리침해로 규정함에 따라 Depo의 경쟁 제품 매출 총액 대만화폐 2316만2107원에 1.295배를 곱하여 징벌적 손해배상금 대만화폐 3000만원을 산출한 것은 분명히 오류가 있다.

셋. 본 법원 제1심 판결 (2017년도 민전소자(民專訴字) 제34호)에서 Benz에 의한 침해 정지의 청구를 인정하고 Depo 및 그 대표자인 사(謝)씨에게 연대하여 대만화폐3000만원을 Benz에 지불하도록 명령하고, Benz가 그 이상의 손해배상을 청구한 부분에 대해선 기각하였고, 양쪽 모두 상소를 제기하였다.

넷. 주요이유:

1. 권리침해부분: 본 법원은 분쟁제품과 분쟁특허에 대하여 전체인 관찰과 대비를 한 결과, 그 공통된 특징은 모두 소비자의 주의를 용이하게 야기하는 부위에 있으며, 차이가 나는 특징은 통상의 소비자가 주의를 기울이지 않는 부위이거나 그 차이가 적고 전체인 시각 효과에 영향을 미치기에 충분하지 않기 때문에 분쟁 제품과 분쟁 특허의 외관은 유사성을 구성하고 분쟁 특허를 침해하고 있다고 인정하였다.

2. 디자인의 유효성 부분: 분쟁특허와 같은 날에 출원된 D128048호 디자인 특허는 디자인권의 중복 등록 배제 규정을 위반하지 않는다; 게다가 분쟁특허의 도면은 충분히 그 설계 내용을 공개하고 있으며, 일반 관련 업종 종사자라면 그 내용을 이해하고 그에 기초하여 실시가 가능하다; 분쟁특허의 도면은 우선권 기초출원의 모든 내용에 비교시 다른 시각적 효과를 가져오지 않기에, 「같은 새로운 디자인」이라고 인정하고 우선권을 주장할 수 있다. Depo가 제출한 선행기술의 증거는 모두 분쟁특허의 신규성 부족 또는 창작성 부족을 증명하기에는 부족하고 따라서 분쟁특허는 유효하다.

3. 공평 교역법 제9조 제1호, 제4호, 제20조 제2호 및 제25조 및 민법 148조 규정 위반 관련:
(1) 본 법원은 본건 자동차를 판매하는 「일차적 시장 (Primary market)」과 판매 후 부품을 교체수리하는 「이차적 시장 (After market」사이에 실질적인 연동성이 있으며, 일차적 시장 경쟁의 제한이 이차적 시장에 영향을 미친다. 일차적/이차적 시장의 연동 현상이 발생하기 때문에 일차적 시장과 이차적 시장은 동일한 관련 시장으로 간주되어야한다고 인정하였다. 이차적 시장을 단일 시장으로 간주하여 Benz가 이차적 시장에서 독점적 혹은 지배적 지위를 차지하고 있다고 인정해서는 안된다. Benz는 자동차를 판매하는 일차적 시장에서의 점유율이 6%~8%에 불과하며, 따라서 독점적 또는 지배적인 지위를 차지하고 있지 않고, 공평 교역법 제9조 제1호, 제4호의 독점 사업자에 의한 부정행위금지 관련 규정을 위반하지 않는다. 또한 Benz의 일차적 시장에서의 점유율이 높지 않고, 게다가 디자인권자에게는 타인에게 그 디자인의 실시를 허락할 의무가 없기 때문에, Benz가 Depo에 허락할 의향이 없고, 본건의 디자인권을 행사한 행위도 공평교역법 제20조제2호의 정당한 이유 없이 다른 사업자에게 차별적 대우를 주는 행위 및 공평교역법 제25조의 거래질서에 영향을 미치는 부족 또는 현저히 공정함이 부족한 행위라고도 인정되지 않는다.
(2) 독일 자동차 공업회(VDA)는 2003년 독일 자동차 업계가 디자인 보호법을 적용하여 독립형 부품 공급업체와 시장 점유율을 쟁탈하지 않고 부품 시장 경쟁을 방해하지 않는다고 약속하는 성명을 발표하였고, Benz가 십수년에 걸쳐 그 디자인권을 행사하지 않았기 때문에, 이는 Depo의 신뢰를 얻기에 충분하였고, 대량의 인력과 금전을 분쟁제품(차량 라이트)의 생산에 투입해 왔다. Benz는 이런 약속에 반하여 독일과 대만에서 소송을 제기하였고, Depo가 분쟁제품을 제조, 판매하는 것을 금지하고 있으며, 그 언행 불일치의 행위는 민법 제148 조에 정하는 신의성실의 원칙에 반하는 것으로, (권리 남용은) 권리실효를 적용해야 한다고 Depo는 주장하고 있다. 그러나 본 법원은 독일 자동차 공업회가 상기 성명을 발표한 것은 법적 효력은 갖지 않고, 상기 성명이 영구적으로 세계의 법률에 대하여 구속력을 갖는다고는 인정하기 어렵기에, Depo의 항변은 채용할 수 없다고 보았다.

4. 침해 정지 및 손해 배상의 부분:
(1) Depo가 제조하는 분쟁제품이 분쟁특허권을 침해하고 있기 때문에, Benz가 Depo에 대하여 침해의 정지, 즉 분쟁제품의 제조•판매를 정지하는 것 외에 분쟁제품의 완성품, 반제품, 분쟁제품을 조립, 제조에 필요한 금형 또는 기타 기구를 모두 폐기하도록 청구함과 동시에 Depo 및 그 대표자에게 연대에서 손해배상책임을 부담하도록 청구한 것은 정당하다 .
(2) Depo는 시효에 관한 항변을 제출했는데, 본 법원은 Benz가 2013년 Depo에 서한을 보냈을 때는 카탈로그의 사진에 근거하여 실시한 것이며, 분쟁제품을 취득하여 권리침해의 대비를 하지 않고 Depo의 권리침해행위를 명확히 알고있지 않았기 때문에 Depo가 주장하는 소멸시효에 관한 항변은 채용할 수 없다고 보았다. 게다가 손해배상금액과 관련하여 Depo는 금형제작의 비용 및 경비를 공제하도록 주장하고 있지만 본 법원은 Depo가 제출한 일부 재산목록과 이전에 보고된 금형 번호가 일치하지 않기 때문에 채용을 인정하지 않았고, 그외 번호가 일치한 부분에 대해서는 비용과 경비를 공제하는 것을 승인하였다. 또한, Depo는 이차적 시장용 차량 라이트의 전문 메이커이며, Benz의 차량 라이트의 외관과 관련의 디자인권에 대해서는 이미 알고 있었을 것이고, 자신이 제조하는 분쟁 제품이 분쟁디자인을 침해한 것은 고의에 의한 것으로, 일체의 정황을 고려한 결과, 특허법 제97조제2항 규정에 의하여 이미 입증된 손해액의 1.5배를 배상금으로 정하였다.

5. 본 건 판결은 아직 확정된 것이 아니며, 양측은 모두 제3심에 상소(상고)를 제기할 수 있다.（2022.07）

역주:
1) 정식명칭 Mercedes-Benz Group AG (Benz)
2) 중국어명 帝寶工業股份有限公司, 영어명Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd. (Depo)
3) Depo의 책임자인 謝綉氣를 지칭한다.