기존에 등록된 상표의 사용권자가 선사용자 지위를 갖는지 여부 판단

■    판결분류: 상표권

1.    기존에 등록된 상표의 사용권자가 선사용자 지위를 갖는지 여부 판단

2.    재판내용요약

대만 지혜재산 및 상업법원 행정판결
【판결번호】2024년도 행상소자(行商訴字) 제67호
【판결일자】2025년 7월 23일 
【재판개요】상표쟁의

원고 Ci-Yi¹⁾
피고 대만 경제부 지혜재산국(經濟部智慧財產局)
참가인 왕옌즈(王彥智)

상기 당사자 간의 상표 이의신청 사건과 관련하여, 원고는 2014년 10월 28일자 경법자(經法字) 제11317305520호의 결정에 불복하여 항소행정 소송을 제기하였다. 본 법원은 직권으로 참가인이 소송에 참여해야 한다고 판단하였고, 그 판결은 다음과 같다.

주문
원고의 소송을 기각한다.
소송 비용은 원고가 부담한다.

1.    사실 및 이유
참가인은 2021년 4월 13일 「건강시각」²⁾ 이라는 상표로 피고가 공고한 상품 및 서비스 분류 제31종 상품에 사용하도록 지정하여 등록을 신청하였으며, 그리고 제31종류의 「동물 사료; 개 사료; 고양이 사료..」등 상품에 사용하도록 지정하였다. 이는 피고의 심사를 거쳐 제02186533호 상표(이하 계쟁 상표)로 등록되었다.

한편 이후, 원고는 같은 해 12월 23일, 계쟁상표가 상표법 제30조 제1항 제12호에 명기된 본문을 위반했다는 이유로 이의신청을 제기했다. 피고는 심사 후 2024년 6월 12일, 중태이자(中台異字) 제G01100699호를 통해, 상표 이의신청은 「이의 불성립」으로 결정하는 처분(이하 "원심처분")을 내렸다. 원고는 이에 불복하여 항소했으나, 경제부는 2024년 10월 28일, 경법자(經法字) 제11317305520호로 항소를 기각했다(이하 "항소 결정"). 이에 원고는 행정소송을 제기했다.

2.    원고주장:
원고는 계쟁상표의 출원일인 2021년 4월 13일 이전으로, 이미 소비자 시장에서 치아 건강 보조 식품에 「건강시각」이라는 상표를 사용해 왔다.

참가인은 문제의 상표를 우연히 만들어낸 것이 아니다. 그들은 시장에서 원고와 경쟁업체였으며, 계쟁상표를 치아 건강 보조 식품에 사용하였다. 더욱이, 그들은 관련 회사인 ESTA³⁾를 통해 계쟁상표가 부착된 제품과 원고의 이의신청 상표가 부착된 제품을 동일한 판매 채널에서 진열했다. 그들은 「건강시각」 상표의 소유자인 장성셴(姜勝獻)이 사망했다는 사실을 알고 있었을 가능성도 있다. 따라서 그들은 상표권의 불확실성을 악용하여 먼저 등록한 후 말소 신청을 제기했다. 이는 모방하려는 악의적인 의도를 보여주며, 권리 남용에 해당한다. 따라서, 계쟁상표는 상표법 제30조 제1항 제12호의 규정을 위반하였다.

3.    법정판단
등록번호 제01762153호인 「건강시각」의 상표 등록 정보, 대만 타이난(臺南) 지방 검찰에서 발급한 부검 증명서, 그리고 피고의 2022년 9월 7일자 (111) 지상(智商) 4005 제11180588400호 서신에 따르면, 「건강시각」의 상표권자인 장성셴(姜勝獻)은 2020년 12월 15일에 사망했고 상속인이 없었다. 상표법 제47조 제2항에 따라, 장성셴(姜勝獻)의 사망으로 해당 상표는 소멸하였다. 따라서, 앞서 언급된 문서 및 기타 관련 정보를 종합해 볼 때, 원고가 이의신청 및 소송 과정에서 등록상표 제01762153호 「건강시각」의 상표권자인 장성셴(姜勝獻)과, 실제로 장성셴(姜勝獻)이 운영하던 관야(冠亞)회사 또는 위톈(羽田)회사로부터 「건강시각」과 관련한 애완동물 치아 세정 제품을 판매할 권한을 부여받았다고 주장한 점 등을 포함한 증거는, 장성셴(姜勝獻), 관야(冠亞)회사, 위톈(羽田)회사 간에 원래 유통 협력 관계가 존재했음을 추론하게 한다. 그러나 이러한 협력 관계는 장성셴(姜勝獻)의 사망과 등록상표 제01762153호「건강시각」의 소멸 이후에는 종료되었다.

원고가 이의신청 단계에서 제출한 사용 증거는 등록상표 제01762153호 「건강시각」의 만료일 이전의 마케팅 자료에 불과하다. 이러한 자료는 원고가 등록상표권 만료 후 자사 상품 홍보를 위해 이의신청의 근거가 된 상표를 사용했다는 증거로 인정될 수 없다.

원고가 항소 및 소송 과정에서 제시한 증거에 따르면, 원고는 2020년 12월부터 2021년 4월 사이에 「건강시각」 상표가 부착된 상품을 유통한 것으로 보이지만, Pets Mall⁴⁾의 답변에 따르면 원고와의 거래는 2019년 9월 17일부터 시작되었다. 따라서 위 등록 상표이 만료된 후 약 4개월 동안 판매된 상품은 원고가 관야(冠亞)회사 또는 위톈(羽田)회사로부터 구매하여 재판매한 「건강시각」 상표 상품일 가능성이 있다. 더욱이 Pets Mall이 제공한 제품 사진에는 제조일자가 2024년으로 표시되어 있어 원고가 2020년 12월부터 2021년 4월 사이에 해당 상표를 판매했다고 단정하기 어렵다. 제품 증거를 살펴보면,「건강시각」 애완동물용 양치껌 포장에 표시된 제조업체는 원고가 아닌 웨이촹(維創)회사였다. 원고는 증거갑(甲) 6을 제출하여 자사 대표인 류밍런(劉明仁)이 웨이촹(維創)회사의 주주이며 두 회사가 관계회사이고 원고가 해당 상표를 사용하고 있다고 주장했지만, 웨이촹(維創)회사와 원고는 여전히 별개의 법인이다. 더욱이, 앞서 언급된 동물용 양치껌 포장에 기재된 주소는 신베이(新北)시 융허(永和)구에 있는 웨이촹(維創)회사의 주소이며, 해당제품이 원고로부터 생산되었다는 증거는 없다. 위 정보만으로는 원고가 장성셴(姜勝獻)의 「건강시각」 상표권 만료 후, 그리고 계쟁 상표 등록 신청 이전에 자사 애완동물 양치껌 제품을 홍보 및 판매할 의도를 갖고 계쟁 상표를 사전에 사용했다고 결론짓기는 어렵다.

참가인이 제출한 상표 증거 병증(丙證) 제4의 상표폐기 처분서와 원고가 이의신청 단계에서 제출한 증거 1의 계쟁상표 등록 자료에 따르면, 참가인은 2021년 4월 13일 장성셴(姜勝獻)이 등록한 상표 제01762153호 「건강시각」의 말소를 신청하고 같은 날 계쟁상표를 등록 신청한 것으로 알려져 있다. 이는 참가인이 계쟁상표를 등록 신청하기 전에 장성셴(姜勝獻)이 등록한 「건강시각」 상표의 존재를 알고 있었음을 의미 한다.

그러나 「건강시각」은 일상생활에서 흔히 사용되는 용어이며, 병증(丙證) 1의 상표 등록 정보에 따르면, 제3자가 「건강시각」를 상표 또는 그 일부를 사용하여 다양한 상품이나 서비스를 지정하여 등록하고 여전히 유효한 사례가 많았다. 참가인은 적법한 절차에 따라 장성셴(姜勝獻)의 선등록 상표 말소를 신청하는 동시에 계쟁상표의 등록을 신청했다. 원고가 계쟁 상표 등록 신청일 이전에 「건강시각」이란 상표가 부착된 다른 따라서, 상품이 시장에서 판매되었다고 주장하더라도, 참가인이 악의적인 모방 행위를 했다고 단정하기는 어려우며, 상표법 제30조 제1항 제12호의 규정이 적용되어서는 안된다.

4.    결론
본 사건에서 원고의 주장은 근거가 없다. 지혜재산권 심리법 제2조 및 행정소송법 제98조 제1항 제1호에 따라, 판결은 주문에 명시된 바와 같다.

2025년 7월 23일
지혜재산 제1법원
심판장 법관　왕한칭(汪漢卿)
법관　차이후이뤼(蔡惠如)
법관　천돤이(陳端宜)

역주:
1)    중국어명 啟益寵物用品有限公司, 영어명Ci-Yi Products Co., Ltd (Ci-Yi)
2)    중국어 원문은「健康時刻」이다.
3)    중국어명 壹士達寵物有限公司, 영어명 ESTA Pet Co., Ltd. (ESTA)
4)    중국어명 魚中魚樂活有限公司, 영어명Pets Mall Co., Ltd (Pets Mall)