商標図案の識別性を有さない部分に対する専用権放棄を声明しても、商標権者の商標全体に対する権利主張に影響しない

原告は、登録第165568号、第165569号商標の権利者であり、引用商標「台北101」、「TAIPEI 101」等は国民に熟知され、知名度と識別性が極めて高い著名商標に該当すると主張した。被告が以前「101名品會」を以って第1717413号商標の登録を出願し、原告が異議を申し立て、経済部知的財産局によって異議申立成立が認定され、登録が取り消されたことはファイルに記録されている。その後の行政訴願では原処分がなお維持されている。被告は遅くとも係争商標の異議申立て成立時には、係争商標が引用商標を侵害していることを明らかに知りながら、係争商標をそれが経営する総合的な小売卸売ネット取引プラットフォームサービスに使用し続けたとして、原告は商標法第68条第3号、第70条第1項第2号の規定により本件訴訟を提起した。裁判所の判決趣旨は次のとおりである。

一、いわゆる「専用権放棄声明（ディスクレーム）」制度はわが国商標法第29条第3項に規定されている。この制度は商標登録行政における措置であり、商標権の範囲を明確にする作用があるにすぎず、また商標権の範囲に影響をもたらさず、商標は登録された文字及び（又は）図案の全体について商標権を享受できる。これにより本件において、原告は専用権放棄を声明している「101」単独で権利を主張することはできないが、「台北101」、「TAIPEI 101」全体について権利を主張して、類否の対比を行うことができる。

二、係争商標と引用商標にはいずれも「101」の数字が含まれ、呼唱する時の称呼は同じく「101」であり、さらに係争商標と引用商標の中に「101」があり、これは商標全体において見えないことにすることができない部分で、被告が係争商標を使用することで原告の引用商標の商標権を侵害するか否かは、さらにその他の要件を検証すべきであり、「101」について原告が「専用権放棄声明」を行っていることを以って、権利を侵害していないと直接言うことはできない。

三、引用商標と係争商標は中等度の識別性を有し、類似度は中等度で、役務区分の類似度は極めて高く、実際の誤認混同の状況は深刻である。関連の消費者は引用商標に対する熟知度が高く、また関連の消費者が係争商標に対して同程度の熟知度を有し、両者が示す商品又は役務の出所が異なると判別するに足るとは考え難い。被告が「101」に関連する商標を使用した時、引用商標はすでに著名商標であった。全体として、係争商標の使用は、確かに引用商標と類似しているため、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、商標法第68条第3号の商標権侵害を構成していると認めるべきである。

 

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】106年度民商訴字第32号

【裁判期日】2018年4月16日

【裁判事由】商標権侵害行為排除

原告　台北金融大樓股份有限公司（TAIPEI FINANCIAL CENTER CORPORATION）

被告　數字科技股份有限公司（ADDCN TECHNOLOGY CO., LTD）

上記当事者間における商標権侵害行為排除事件について、2018年3月5日に口頭弁論を終え、いま次のとおり判決する：

主文

一、被告は「101名品會」を百貨店、ショッピングセンター、服飾品小売、時計小売の商品又は役務に使用してはならず、並びに上記商品又は役務と関連があるビジネス文書若しくは広告に使用する、又はデジタル動画、電子媒体、ネット、若しくはその他の媒体物の方式でこれを行ってはならない。それがすでに使用している場合は除去しなければならない。

二、被告は「台北101」、「TAIPEI 101」と同じ又は類似する文字をドメイン名、SNSアカウント名として使用してはならず、並びに財団法人台湾網路資訊中心（Taiwan Network Information Center）にドメイン名「101vip.com.tw」の登録抹消の手続きを行わなければならない。

三、原告のその余の訴えを棄却する。

四、訴訟費用は被告の負担とする。

原告は登録第165568号商標（以下「引用商標1」）、第165569号商標（以下「引用商標2」）及び登録第177868号商標（以下「引用商標3」、引用商標1、2、3を併せて「引用商標」という）の商標権者であり、引用商標「台北101」、「TAIPEI 101」は国民が広く認識、熟知しており、知名度と識別性が極めて高い著名商標である。被告は以前「101名品會」を以って登録第1717413号、第1717610号、第1733993号、第1742283号商標（以下併せて「係争商標」）を出願し、原告が異議を申し立てた後、経済部知的財産局（以下「知財局」）は異議申立成立と認め、登録を取り消したことがファイルに記録されており、その後行政訴願では原処分がなお維持されている。

原告は次のように主張している。被告は係争商標が引用商標を侵害していることを明らかに知りながら、係争商標をそれが経営するネット取引プラットフォームに使用し、「101vip.com.tw」のドメイン名（以下「係争ドメイン名」）を登録してサイトを設置し、該サイト、Facebook等のSNSサイト及びプラットフォームにて係争商標を使用するとともに、「101名品會」をアカウント名としたことは、商標法第5条の商標使用行為に該当する。被告の行為は商標法第68条第3号及び同法第70条第2号の行為を構成しており、原告は商標法第69条第1項により訴状の請求の趣旨で述べるとおり請求できる。

被告は次のように抗弁した。係争商標、係争ドメイン名と引用商標とは数字の101の部分のみが同じだが、引用商標は登録出願時に数字「101」について専用権放棄声明を行っており、数字「101」について商標権を主張してはならない。係争商標は外観、観念、称呼においていずれも引用商標「台北101」、「TAIPEI 101」の組合せ全体とは異なり、消費者は商品/役務の出所を区別できる。また係争商標の知名度も極めて高く、関連の公衆に誤認混同を生じさせるおそれはない。さらに係争商標は被告が独創的に発想した標識であり、他人（の名声）にただ乗りすることを意図する創作ではない。係争ドメイン名については、被告が1998年に「101.com.tw」を登録しており、係争ドメイン名、サイト名、SNSアカウントもこの概念から発想したものであるため、被告は係争ドメイン名について公正使用の権利があり、ただ乗りの悪意もない。

（一）原告の請求：

1. 被告は「101 名品會」をオンラインショッピング又はその他の類似する総合的な商品小売卸売が行われる商品又は役務に使用してはならず、並びに該商品又は役務と関連があるビジネス文書若しくは広告に使用する、又はデジタル動画、電子媒体、ネット、若しくはその他の媒体物の方式でこれを行ってはならない。それがすでに使用している場合は除去しなければならない。

2. 被告は「101」と同じ又は類似する文字をそのドメイン名、SNSアカウント名の主要部分として使用してはならず、並びに財団法人台湾網路資訊中心（Taiwan Network Information Center）にドメイン名「101vip.com.tw」の登録抹消の手続きを行わなければならない。

（二）被告の請求：原告の訴えを棄却する。

（一）商標権侵害に関する原告の主張は成立するのか。

（二）商標権侵害の擬制に関する原告の主張は成立するのか。

（三）原告による各項の禁制、除去の請求には理由があるのか。

（一）商標権侵害に関する原告の主張は成立するのか。

1. 商標法第68条第3号の要件には：(1)被告は原告の同意を得ずに、販売を目的として係争商標を使用している；(2)係争商標は引用商標に類似している；(3)係争商標は類似の商品又は役務に使用されている；(4)関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある、が含まれる。被告は(1)の部分については争っていないので、(2)から(4)の部分について判断を論述する。

2. 係争商標は引用商標に類似している

(1) 類否は商標権侵害判断の第一関門であり、より精確に商標権の範囲を限定し、類似していないからという理由で商標権侵害のさらなる対比を排除することを避けるため、類否の判断に高いハードルの判断方法を採用する必要はない。称呼、外観又は意味において、関連の消費者に両商標の出所について戦略的連盟、相互使用許諾、シリーズ商標等の関連性を生じさせるだけで、いずれも類似と認める。その後さらに誤認混同のおそれの有無について細微で精緻な判断を行う。引用商標1、2と係争商標の中にはいずれも「101」という数字があり、引用商標3もその図案の形により呼唱すると、「101」となるはずである。よって引用商標と係争商標は類似を構成していると認定できる。

(2) 被告は、引用商標1、2は「101」について専用権放棄の声明を行っているため、原告は「101」で商標権を主張することができないと抗弁し、米国法Pizzeria Uno事件判決（747 F.2d 1522, 4th Cir,1984）及びAngus Beef事件判決（829 F.Supp.807, W.D.N.C, 1992）、並びに当裁判所106年度民商上字第1号判決を裏づけとして引用している。

ただし調べたところ商標法第29条第3項の「専用権放棄声明」制度は商標登録行政における措置であり、商標の権利の範囲に対して明確にする作用のみを有し、商標権の権利の範囲には影響せず、商標は登録された文字及び（又は）図案の全体について商標権を有する。よって本件において、原告は専用権放棄を声明した「101」について単独で権利を主張することはできないが、「台北101」、「TAIPEI 101」の全体について権利を主張することはできる。係争商標と引用商標の中に「101」があり、これは商標全体において見えないことにすることができない部分で、被告が係争商標を使用することで原告の引用商標の商標権を侵害するか否かは、さらにその他の要件を検証すべきであり、「101」については原告が「専用権放棄声明」を行っていることを以って権利を侵害していないと直接言うことはできない。被告が挙げたケースについて、Angus Beef事件判決文には「Disclaiming "angus beef" from the registered mark does not amount to a disavowal of exclusive right to use the phrase "certified angus beef" although it would do so as to "angus beef"」とあり、被告の主張を裏付けていない。Pizzeria Uno事件の事実と論理からは、被告の主張を裏付ける概念を推論することはできない。当裁判所106年度民商上字第1号判決も商標類否判断には関連がない。

3. 係争商標を類似の商品又は役務に使用

引用商標の指定商品又は指定役務の区分には百貨店、ショッピングセンター、服飾品小売が含まれ、係争商標は被告によってネット又はSNSのメディアにおけるハンドバック、バッグ、香水、衣料品の販売に使用されている。百貨店、ショッピングセンターの多くは前述の商品を販売しており、係争商標が使用される役務は引用商標の指定役務の範囲にあり、係争商標は類似の役務に使用されていると認められる。

4. 関連の消費者に誤認混同のおそれがある

関連の消費者における誤認混同のおそれの有無は、多方面の要素を総合的に斟酌、考慮して決定しなければならない：

(1) 商標識別性の強弱及び類似度：無から創造した語句ほど識別性を有する。係争商標と引用商標1、2とは既存の語彙を組み合わせて新しい語句としたものである。引用商標3は図形デザインの組成についてはより高い識別性を有するが、「101」と呼唱するときは通常の数字にすぎず、係争商標と引用商標はいずれも中等度の識別性を有すると認めることができる。また係争商標と引用商標における共通部分は「101」という通常の数字の部分であり、類似度も中等度である。

(2) 商品又は役務の類否及び類似度：両者の役務区分は類似しており、しかも類似度がきわめて高いことは前述の通りである。

(3) 先権利者による多角化経営の有無：先権利者による多角化経営があるときは、たとえ商標の指定商品区分が類似していなくても、関連の消費者が誤認混同する可能性がある。ただし、本件の引用商標と係争商標の指定商品及び指定役務は高度に類似しており、この要素をさらに斟酌する必要はない。

(4) 実際における誤認混同の事情の有無：被告が嘱託申立てを行った市場調査の鑑定結果によると、12.98％の調査対象者は係争商標のサイトを見たことがあり、20.74％が係争ドメイン名又は「101名品會」のSNSアカウントを見たことがあり、引用商標の所有者が設置したものだと認識し得る。報告において開示されている調査方法は、その設定した統計の母集団は全国民であり、その12.98％は300万人を、20.74％は470余万人を示すもので、誤認混同が生じる可能性は深刻であると認められる。被告は市場調査結果から誤認混同のおそれの有無を論断すべきではないと主張し、米国の学術論文（Robert H. Thornburg, Trademark Survey Evidence: Review of Current Trends in the Ninth Circuit, 21 Santa Clara High Tech L.J. 715,2004）をその証拠として提出しているが、本判決は市場調査結果を判断における「唯一」の依拠とはしていない。

(5) 関連消費者の商標に対する熟知の程度：関連の消費者によるそれぞれの商標に対する熟知の程度が高いほど、各商標を区別でき、誤認混同のおそれはなくなる。メディア報道と前述鑑定報告は関連の消費者の引用商標に対する熟知の程度が相当に高いことを示している。被告は関連の消費者が係争商標も熟知していると抗弁しているが、これについて証明できていない。たとえば、サイト会員数、Lineスタンプのファン数からはいずれも証拠が見られない。いわゆる販売実績は被告自身の販売実績であり、係争商標がもたらす販売額ではない。提出されているメディア報道の内容は限られている。ブログの投稿文紹介については確認に供するために閲覧回数が提出されていない。

(6) 商標使用者が善意であるか否か：商標使用者が善意であれば、全体の使用において誤認混同は起こりにくくなる。逆であれば、誤認混同の方法で使用される可能性が高くなる。引用商標1、2は2007年5月23日には知的財産局から著名商標に認定されている。攻防の結果から、被告は2011年から101と関連がある商標を使用し始めている。言い換えれば、被告が101と関連がある商標を使用し始めたときには、引用商標が存在し、しかも引用商標が相当に有名であることを知っていたはずである。よって被告が2011年に商標登録を出願した時点で、引用商標にただ乗りする意思が全くなかったとは確定できない。その後被告は類似度がさらに高い係争商標の使用を拡大したことも、善意だったと認めることはできない。

(7) 上記各事実証拠をまとめると、係争商標の使用は確かに引用商標と類似して、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、商標法第68条第3号の商標権の侵害を構成していると認めるべきである。

（二）商標権侵害の擬制に関する原告の主張は成立するのか。

1. 商標法第70条第2号はいわゆる商標権侵害の擬制であり、本件が満たすべき要件は以下の3つであり、(1)引用商標が著名商標であり、被告はその事を明らかに知っていた；(2)被告は原告の同意を得ずに、引用商標の中の文字をドメイン名及びSNSのアカウントとしていた；(3)以上(2)の要件が事実であり、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある、が含まれる。

2. 引用商標が著名商標であり、被告はその事を明らかに知っていた

(1) 引用商標1、2は2007年5月23日に知的財産局から著名商標に認定された。

(2) 被告は、係争鑑定報告の内容、つまり50.80%の調査対象者が「代表的な建築物」であると回答し、わずか16.18%が「百貨売場」を表彰していると回答していることを以って、「台北101」は単なる有名な建築物であり、商標が有名であるのではない論拠とした。ただし、調査対象者の16.18%という数字から引用商標が表示して結びつける役務を370余万人が熟知していることを推論でき、したがって関連の消費者は引用商標に対する熟知の程度が相当に高いと認定できる。さらには商標権侵害の擬制に関する規定は、商標権が分野を超え、商標使用を超えて、排他的保護を行えるようにするものであるため、著名商標は元来の指定商品や指定役務の範囲の枠を超える知名度が有し、さらには枠外の知名度が高いほど、その分野や商標使用を超える保護の範囲は大きくなる。被告が逆にこれを以って著名商標ではないと疑うことには明らかに誤解がある。

(3) 被告は2011年から101と関連のある商標の登録出願を開始したこと、また係争ドメイン名の登録時期が2014年6月11日であることを認めており、いずれも引用商標が著名商標に認定された時期より遅く、被告がドメイン名を登録し、「101名品會」をSNSアカウント名に指標した時点で、引用商標が著名商標であることをすでに知っていたと合理的に推論できる。

3. 被告は原告の同意を得ずに、引用商標の中の文字をドメイン名及びSNSのアカウントとしていた

被告は原告の同意を得ずに、係争ドメイン名を登録し、「101名品會」をアカウント名として使用したことを争っていないが、「101」は引用商標の中の「文字」ではなく、「図案記号」であると抗弁した。しかしながら、商標権侵害の擬制規定は、著名商標が表示して結びつけるものの単一性又は希少性を維持する手段を以って著名商標権の価値を保護するものである。このことから、著名商標における文字又は数字をドメイン名又はSNSアカウントとすることについても違うところはない。さらに数字そのものが文字の一種であるため、被告が登録に用いた「101」は、引用商標の中の文字に該当する。

4. 関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある

前述の市場調査結果を参酌すると、係争ドメイン名を使用すること、又は「101名品會」をSNSアカウント名とすることは実際に誤認混同の状況が深刻であり、さらに被告の実際の使用状況からみても、被告は高級品の販売に用いており、それは引用商標が使用を指定する区分であり、「関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれ」の要件に該当する。

5. 以上に基づき、原告による商標権侵害の擬制に関する主張は成立するものである。被告は本争点に対して、係争ドメインの登録管理機関である「財団法人台湾網路資訊中心（Taiwan Network Information Center）」が定めた「網域名稱争議処理辦法（TWNIC  Domain Name Dispute Resolution Policy）」を取り上げ、該方針を以って被告には違反がないと論証した。ただし、上記方針は司法効力を有しない訴訟外の紛争解決約定であり、訴訟においては斟酌する必要がなく、いかなる影響ももたらさない。この点については、該方針第10条を参照でき、台湾網路資訊中心が定めた「網域名稱註冊管理業務規章（Guidelines for Domain Name Registration）」第26条からも同じ結論が得られる。

（三）原告による各項の禁制、除去の請求には理由があるのか。

1. 被告の商標権侵害及び商標権侵害の擬制に係る原告の主張はいずれも成立し、原告は商標法第69条第1項に基づき侵害の除去及び侵害の禁制(即ち防止)を請求することができる。

ただし、商標権侵害の部分に関して、原告が侵害防止を請求できる範囲は、その商標権が元来出願時に使用を指定し、被告の使用が証明されている範囲に限るべきである。原告の第1項の請求において、オンラインショッピング又はその他の類似する総合的な商品小売卸売が行われる商品又は役務に関してオンライン上で何を販売するのかが限定されていない。総合的な商品小売卸売はその文言上の意味により、いかなる物品の販売も含まれ、範囲が広すぎるため、本判決主文第1項に示すように減縮すべきであり、それを超える部分には理由がない。さらに、禁制を請求する使用の態様については、すべての商標使用の状況を含めるべきであり、この部分は原告により第1項の請求は商標法第5条第1項、第2項のすべての商標使用状況に関する規定に適合するため、いずれも許可すべきである。

2. また商標権侵害の擬制に関する部分については、原告が請求できるものはその商標権を基礎とすべきであり、原告の第2項（の請求）は「101」の文字を基礎としているが、調整して縮減すべきであり、また係争ドメイン名登録の部分については、本判決の引用商標を基礎としており、それが商標権侵害の擬制を構成すると判定する。この部分の請求については、本判決第2項に示すものを許可すべきであり、それを超える部分には理由がない。

上述の争点の分析判断結果に基づいて、本件原告の訴えは主文第1、2項の範囲内において原告の勝訴として許可し、その他の部分は原告の敗訴として棄却すべきであると認める。

民事訴訟法第79条規定により、訴訟費用は被告の負担とすることを命じる。

2018年4月16日

知的財産裁判所第三法廷　裁判官　蔡志宏